31. 在本人看來，異議方已根據(jù)條例的不同條文或小節(jié)將理由混為一談。但是，本人仍然可以從異議人的案件中整理出來，即對(duì)象商商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)與異議人商商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)相同或類似于與異議人商標(biāo)相同或類似的商品或服務(wù)，會(huì)誤導(dǎo)公眾主體商標(biāo)與異議人商標(biāo)相同，會(huì)損害異議人商商標(biāo)商譽(yù)或聲譽(yù)或眾所周知的地位，并且主體申請(qǐng)是惡意制造的，意圖欺騙公眾。因此，本人同意孫女士的意見，認(rèn)為根據(jù)第12（1），12（2），12（3），12（4），12（5）（a）及11（5）（b）條提出的反對(duì)理由可以從訴狀中間接推斷出來。
32. 此外，本人注意到申請(qǐng)人在反陳述中否認(rèn)異議人的商標(biāo)受巴黎公約保護(hù)作為馳名商標(biāo)，而異議人的商標(biāo)在香港有任何較早的權(quán)利。申請(qǐng)人亦申請(qǐng)自2004年起在香港連續(xù)使用該商標(biāo)，并且從未收到任何有關(guān)可能混淆或虛假陳述該異議人商商標(biāo)投訴，以便誠(chéng)實(shí)地同時(shí)使用該商標(biāo)；并且主題申請(qǐng)出于善意的。
33. 在考慮了異議人和申請(qǐng)人的訴狀之后，本人認(rèn)為申請(qǐng)人能夠理解并且已經(jīng)在反陳述中以某種方式解決了異議人意圖依賴第12（1），12條（ 2），第12（3），12（4），12（5）（a）及11（5）（b）條作為反對(duì)的基礎(chǔ)。
根據(jù)本條例第12（5）（a）條反對(duì)
34. 該條例第12（5）條除其它外，規(guī)定如下：
“（5）......如在任何可能阻止在香港使用的商標(biāo)或商標(biāo)，則該商標(biāo)不得注冊(cè)─
（a）憑借保護(hù)未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)或在貿(mào)易或業(yè)務(wù)過程中使用的其它標(biāo)志的任何法律規(guī)則（特別是根據(jù)假冒法律）；
（b）......”
35. Reckitt＆Colman Products訴Borden Inc. [1990] R.P.C.的案件中提出了建立假冒訴訟的必要要素。341.香港法院一再依賴這些要素，包括終平法院在Re Ping An Securities Ltd.（2009）12 HKCFAR 808（FACV 26/2008）。實(shí)質(zhì)上，在目前的情況下，異議人必須確定：
（a）該異議人享有與其在購(gòu)買公眾心目中所提供的貨物所附帶的商譽(yù)，并通過與其商品向公眾提供的商標(biāo)相關(guān)聯(lián)，使得該商標(biāo)被公眾認(rèn)可為具體的特征。異議人的貨物；
（b）申請(qǐng)人向公眾作出虛假陳述、導(dǎo)致或可能引導(dǎo)公眾相信其提供的商標(biāo)物品是異議人的貨物；和
（c）由于申請(qǐng)人歪曲申請(qǐng)人的主體貨物來源與異議人提供的貨物來源相同而產(chǎn)生的錯(cuò)誤信念，異議人遭受或可能遭受損害。
36. 為了確定在沒有直接失實(shí)陳述的情況下假冒或混淆的可能性通常需要存在兩個(gè)事實(shí)要素：
（1）原告使用的名稱、商標(biāo)或其它顯著特征在相關(guān)類別的人中享有聲譽(yù)；和
（2）該類別的成員將錯(cuò)誤地推斷被告使用的名稱，商標(biāo)或其它特征與被告的貨品或業(yè)務(wù)來自同一來源或相關(guān)聯(lián)的相同或足夠相似。
37. 在得出關(guān)于是否可能存在欺騙或混淆的事實(shí)結(jié)論時(shí)，法院將考慮：
（a）所依據(jù)的聲譽(yù)的性質(zhì)和范圍；
（b）原告與被告人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的各自活動(dòng)領(lǐng)域的接近程度或其它方面；
（c）被告人使用的商標(biāo)，名稱等與原告人的相似性；
（d）被告人使用所投訴的名稱，商標(biāo)等的方式及附帶因素；和
（e）進(jìn)行特定交易的方式，被指控的人可能會(huì)被欺騙以及所有其它周圍情況。
2 Halsbury's Laws of Hong Kong（第2版）Vol. 33段，225.021； Oasis Stores Ltd.的商標(biāo)申請(qǐng)[1998] R.P.C. 631在642。
商譽(yù)
38.由于武漢榮寶齋已授權(quán)申請(qǐng)人于二零零四年在香港使用該商標(biāo)，因此申請(qǐng)人一直在香港持續(xù)使用該商標(biāo)。但是，申請(qǐng)人在香港使用香港的商標(biāo)，本人在展覽中注意到萬氏聲明，申請(qǐng)人的大多數(shù)活動(dòng)實(shí)際上是在中國(guó)大陸舉行，有少數(shù)是海外的，但在香港沒有。由于沒有實(shí)際證據(jù)表明申請(qǐng)人在申請(qǐng)主題日期之前在香港使用了主題商標(biāo)，因此確定異議人是否已建立必要商譽(yù)的相關(guān)日期是申請(qǐng)主題的日期。
2023年9月4日